1. bisogna saperle condurre poiché non è sufficiente controllare che non esista già un marchio identico a quello che si intende registrare, ma vanno presi in esame anche tutti i marchi simili (anche solo foneticamente), poiché la legge in materia è piuttosto rigida ed efficace anche nei confronti di un marchio simile e confondibile con uno anteriore;
2. come anticipato, inoltre, la ricerca effettuata presso la banca dati, ad esempio, dell’UIBM, fornisce solo i marchi nazionali, ossia quelli depositati in Italia, ma nulla dice riguardo l’esistenza di un marchio comunitario od uno internazionale che ha designato l’Italia.
   Può accadere cioè che si voglia registrare il marchio PLUTO e che questo non risulti depositato da nessuno in Italia, però magari esiste un’azienda tedesca che ha registrato a livello internazionale il marchio PLUTO scegliendo anche l’Italia tra gli Stati in cui far valere la tutela del proprio marchio.
   In questo caso il marchio tedesco non verrebbe visualizzato nella banca dati Italiana dell’UIBM e si incorrerebbe quasi sicuramente in inibitorie d’uso e probabili richieste di risarcimento danni.

In realtà esiste anche un altro limite, che riguarda però solo le ricerche relative ai brevetti: le banche dati brevetti, vengono consultate inserendo delle parole chiave che, però, non garantiscono di trovare tutte le invenzioni relative ad un determinato argomento.
Ad esempio, se si cerca “tostapane”, altri potrebbero averlo brevettato chiamandolo “dispositivo per abbrustolire fette di pane” e quindi con la parola chiave “tostapane” non lo si troverebbe mai.
Pertanto se si desidera un esame più approfondito è opportuno rivolgersi ad un professionista che conosca bene la maniera più corretta di operare.
In qualunque modo venga effettuata, la ricerca di anteriorità è fondamentale e spesso ritenuta ingiustamente superflua: occorre infatti considerare che scegliendo un nome come identificativo della propria impresa o di un nuovo prodotto, si investono su di esso ingenti quantità di capitali.
L’esistenza di un marchio anteriore (sia esso identico o molto simile) comporta il rischio di dover cambiare immediatamente il proprio nome e, magari, essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni.
Tutti gli eventuali (e spesso ingenti) investimenti in comunicazione, ovvero materiale cartaceo, brochure, pubblicità, packaging etc, risulterebbero inoltre inutilizzabili, vanificando quindi tutto l’investimento fatto.
Analogamente, per un brevetto o un modello, l’esistenza di un prodotto similare tutelato da un titolo anteriore, espone il depositante agli stessi rischi visti per i marchi.